Copad v. Dior: Marka Lisansında Mikro-Yönetimin Sınırı

Giriş

Fikri mülkiyet hukukunun en çarpıcı ve ilham verici özelliklerinden biri, akıl almaz şekilde insan psikolojisi ile iç içe geçmiş örnekleri bulundurmasıdır. Bazı durumlarda yetkiye ve güvene rağmen müdahale “mikro yönetim” olmaktayken bazen söz konusu tedbirlerin muhafaza edilmesi doğal bir “marka yönetim” çalışmasından ibaret olabilmekte. Söz konusu dengeyi belirlemek akıllara şu soruyu getiriyor: Marka sahibi, markasını kullanması için bir başkasına izin verdiğinde ne ölçüde kontrolü elinde tutmalıdır?

Lüks perakendenin bu imajı nasıl kurduğu üzerine: Endüstrinin Mimarları #1: Le Bon Marché.

Bunun bir yansımasını Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (“ABAD”) 23 Nisan 2009 tarih ve C-59/08 sayılı Copad v. Dior kararında marka hakları üzerinden görmekteyiz.  Çünkü karara konu uyuşmazlık, marka sahibinin bizzat kendi rızasından türeyen tükenme doktrini (exhaustion doctrine) ile lisans sözleşmesine göre korumak zorunda olduğu özen yükümlülüğü çatışmasına dayanmakta. Bu uyuşmazlık bazen kontrolü elinde tutmanın yalnızca bir tercih veya “micro-management” olmadığını ve hakkın kendisini anlamlı kılan mekanizmanın bir parçası olduğunu göstermektedir.

Direktifin 7. ve 8. Maddeleri

Karara konu yasal mevzuat, bugünkü “Üye Devletlerin markalara ilişkin mevzuatlarının yakınlaştırılmasına dair 16 Aralık 2015 tarihli 2015/2436 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi” uyarlamasının orijinal metni olan 21 Aralık 1988 tarihli ve 89/104/AET sayılı Birinci Konsey Direktifi’dir.

Direktif’in orijinal metnine göre 7.madde tükenme doktrinine denk gelirken 8.madde lisans veren marka hakkı sahibinin kalite fonksiyonunu korumak üzere önlem alma gerekliliğini düzenlemektedir.

Direktifin 7.maddesine göre marka hakkının tükenmesi ilkesi uyarınca, marka sahibi, kendisi tarafından veya rızasıyla Toplulukta piyasaya sürülmüş markalı malların sonraki kullanım ve ticaretini kural olarak engelleyemez. Ancak bunun istinası, özellikle malların piyasaya sürülmesinden sonra değiştirilmesi veya bozulması başta olmak üzere haklı nedenlerin bulunmasıdır. Haklı nedenlerin varlığı halinde marka sahibi malların daha fazla ticarileştirilmesine karşı çıkabilir.

Öte yandan Direktifin 8.maddesine göre marka, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için ve ilgili ülkenin tamamında veya bir bölümünde inhisari ya da inhisari olmayan şekilde lisanslanabilir. Marka sahibi; lisans alanın lisansın süresi, markanın kullanım şekli, lisans kapsamındaki mal veya hizmetler, kullanım bölgesi ya da mal ve hizmetlerin kalitesine ilişkin lisans sözleşmesi hükümlerine aykırı davranması halinde, markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir.

Copad v. Dior Uyuşmazlığı

Uyuşmazlığın temeli, Christian Dior Couture SA (“Dior”) ile Société Industrielle Lingerie (“SIL”) arasında 17 Mayıs 2000 tarihinde imzalanan “CHRISTIAN DIOR” markalı korselerin üretim ve dağıtımına dair bir lisans sözleşmesine dayanıyor. Sözleşmenin 5.paragraf ve 8.2 sayılı klozu uyarınca anlaşmaya konu madde şu şekilde:

“Markanın itibarını ve prestijini korumak amacıyla lisans alan; lisans verenin önceden yazılı onayı olmaksızın toptancılara, alıcı birliklerine, indirim mağazalarına, posta yoluyla satış yapan şirketlere, kapıdan kapıya satış yapan şirketlere veya özel konutlarda satış yapan şirketlere satış yapmamayı kabul eder ve distribütörlerinin veya perakendecilerinin de bu kurala uymasını sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.”

Buna göre sözleşme, CHRISTIAN DIOR markasının itibarı ve prestijinin korunması amacıyla SIL’in, Dior’un önceden yazılı izni olmaksızın ürünleri belirli dağıtım kanallarına satmasını yasaklanmaktadır. Ancak bir gün, SIL ekonomik zorluklar nedeniyle CHRISTIAN DIOR markalı ürünleri belirlenmiş olan işbu dağıtım ağının dışına satabilmek için Dior’dan izin istemiştir ve bu talep Dior tarafından reddedilmiştir. İzin verilmemiş olmasına rağmen SIL, CHRISTIAN DIOR markalı ürünleri indirim mağazacılığı alanında faaliyet gösteren Copad’a satmıştır.

Böylece, lisans veren marka sahibinin, markasının kalite fonksiyonunu korumak adına alması gereken önlemler karşısında rızası ile kullanım hakkını vermiş olduğu lisans alana ne dereceye kadar müdahil olabileceği çatışması gündeme gelmektedir.

Dior’un Tribunal de grande instance Bobigny nezdinde açtığı davada SIL tarafından indirim mağazacısı Copad’a gerçekleştirilen satışın marka tecavüzü olmadığı ve en fazla sözleşmesel bir sorumluluk doğurabileceğine hükmedilmiştir.

Akabinde, ilk derece mahkemesinin kararına Dior tarafından Cour d’appel de Paris nezdinde itiraz edilmiştir. Mahkeme, Dior’un temyiz talebini reddederek, Dior ile SIL arasındaki lisans sözleşmesinde yer alan dağıtım koşulunun, Direktif’in 8(2). maddesi kapsamında marka sahibinin markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebileceği sözleşme hükümlerinden biri olmadığına ve dolayısıyla SIL tarafından gerçekleştirilen satışların marka hakkına tecavüz teşkil etmediğine hükmetmiştir. Bununla birlikte Mahkeme, SIL’in söz konusu ürünleri indirim mağazalarına satmasının, Direktif’in 7(1). maddesi uyarınca Dior’un marka haklarının tükenmesine de yol açmadığı sonucuna varmıştır.

Bunun üzerine Copad, Dior’un marka haklarının Direktif’in 7(1). maddesi kapsamında tükenmiş olduğu iddiasıyla; Dior ise karşı temyiz yoluna başvurarak SIL ve Copad’ın eylemlerinin marka hakkına tecavüz teşkil ettiği iddiasıyla karara itiraz etmiştir.

ABAD’ın Değerlendirmesi

ABAD, ilk olarak Divan’ın yerleşik içtihadını hatırlatarak markanın temel işlevinin, tüketicinin herhangi bir karışıklık yaşamaksızın markayı taşıyan mal veya hizmetleri diğer kaynaklardan gelenlerden ayırabilmesini sağlayarak bunların kimliğini garanti etmek olduğuna atıfta bulunmaktadır.

Bu meyanda, ABAD’a göre, markanın temel işlevini yerine getirebilmesi için, markayı taşıyan bütün mal ve hizmetlerin kalitesinden sorumlu tek bir teşebbüsün/sahibin kontrolü altında üretilmiş veya sunulmuş olduğuna ilişkin bir garantiyi temin etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Divan’ın değerlendirmesine göre kontrol, markanın tüketiciye verdiği garantinin arkasındaki ve markaya değerini kazandırmakta olan tüm bu yapının bir parçasıdır.

Bu kararın en kritik kısmı, ABAD’ın “kalite fonksiyonu”nu yalnızca ürünün maddi özelliklerinden ibaret görmeyerek markanın sahip olduğu prestijiyle de temin edilebildiği değerlendirmesidir.  Ürünün çekiciliği, prestijli imajı ve ona “lüks aurası” kazandıran unsurlar da kalitenin bir parçasını oluşturabilir. Divan’a göre bu “lüks aura”, tüketicilerin söz konusu ürünleri benzerlerinden ayırmasını sağlayan esaslı unsurlardan biridir. Bu nedenle lüks auranın zarar görmesi, ürünlerin kalitesinin kendisini etkileyebilir ve bu durum her uyuşmazlığın kendi koşullarına göre değerlendirilmelidir.

Karar konu diğer soruda, Divan tükenme doktrini üzerinden marka sahibinin kontrol imkanını yeniden ele almaktadır.

Direktif’in 8(2). maddesinde, marka sahibinin lisans alana karşı markadan doğan haklarını ileri sürebileceği sözleşme hükümleri sayılmaktadır. Divan, bu hükümden yola çıkarak 8(2) maddesinde yer alan sayımın sınırlı olduğunu özellikle belirlemiştir. Bunun gerekçelerinden biri direktifin lafzından yola çıkmaktadır. Buna göre, Direktif’in tükenmeye ilişkin 7(2). maddesinde “especially” (özellikle) şeklinde örnekleyici bir ifade kullanılmışken, 8(2). maddede böyle bir ifade bulunmamakta olup bu doğrultuda 8(2)’deki kategoriler örnekleyici değil, tüketici sayım niteliğindedir. Yani marka sahibinin lisans verirken önleyebileceği unsurlar 8(2) sayılı hükümde sınırlı sayıda belirtilmektedir.

Bunun sonucunda lisans alanın yaptığı her sözleşme ihlali, marka sahibine otomatik olarak marka hakkını ileri sürme imkânı vermemektedir. Ancak ihlal edilen sözleşme hükmü Direktif’in 8(2). maddesinde sayılan kategorilerden birine giriyorsa, belirli koşullarda lisans alanın piyasaya sürme eylemi marka sahibinin rızası dışında gerçekleşmiş kabul edilebilmektedir ve hakkın tükenme savunması bertaraf edilebilmektedir.

Sonuç

Nihayetinde, lisans alanın faaliyetleri, “markanın itibarına” zarar vermekteyse bu durum Direktifin 8/2 maddesi uyarınca kalite fonksiyonu kapsamında marka sahibinin kontrol yetkisi alanına girmektedir ve marka hakkının tükenme ilkesinin bir istisnasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla mesele yalnızca kontrol etmek değil; hukuken anlamlı olan bir hakkı, hukuken anlamlı bir mekanizma aracılığıyla kontrol ediyor olmaktır.

Lüks markanın imajını koruma meselesinin bir diğer yüzü için: Customization ve Taklitle Mücadelede Varoluşun Rolü.

Divan değerlendirmesine göre, lisans alan ve marka sahibi arası sözleşmede açıkça sınırlı sayım ilkesine göre uyarlanmış olmasa da lüks bir markanın sahip olduğu prestij, itibar ve marka altında sunulan mal ve hizmetlere bizzat o marka ile sağlanmış olan kalite fonksiyonunun zedelendiği durumlarda mevzuata göre işbu istisna devreye girecek olup marka sahibi lisans alana karşı kontrol mekanizmasına devam etmekte ve önlemler almakta haklı olacaktır.

Kararda yer alan değerlendirme, SMK 24/4 maddesinde yer alan, “Lisans veren, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini garanti altına alacak önlemleri alır.” hükmünü akıllara getirmektedir.

Kaynaklar

-21 Aralık 1988 tarihli ve 89/104/AET sayılı Birinci Konsey Direktifi: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/104/oj/eng - Üye Devletlerin markalara ilişkin mevzuatlarının yakınlaştırılmasına dair 16 Aralık 2015 tarihli 2015/2436 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015L2436-20151223  -Karar metni için: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0059